侵害商标专用权纠纷案代理词
发布时间:2014年8月4日  您是本文第 1644 位浏览者

王耀伟诉章旭飞、邵跃星侵害商标专用权纠纷案代理词

 

作者:杨勇胜

【案情简介】

    原告王某注册一俄文商标“удачи”,并于20129月以章某等三摊位为第一批被告,诉称三被告在义乌市小商品城国际商贸城商位大肆经营生产、销售侵犯其商标专用权的树脂工艺品,令其该类商品短时间内销量大大减少,要求赔偿经济损失。

律师介入以后,发现原告商标有抢注的可能性,但在现有条件下不能确定是否能够实现撤销其已经注册的商标的目的。于是决定在走商标撤销行政确权程序的同时,根据商标法合理使用等原理,进行不侵权抗辩。

2014年51日新商标首次确立“商标合理使用制度”,本案是在新商标首次确立“商标合理使用制度”之前,在司法实践中,综合运用商标法原理,进行商标合理使用抗辩的成功案例。当时主办法官想将此案做成一个典型的判例,但原告后来主动撤诉了。

 

【代理词】

尊敬的审判长:

    我受本案被告的委托,浙江振进律师事务所的指派,担任原告王耀伟诉被告章旭飞、邵跃星侵害商标权纠纷一案一审被告的代理人,现根据案件事实,结合法庭总结的争议焦点,发表如下代理意见:

    本案中,被告拟提出两个主要的抗辩理由:一是原告的商标应予以撤销;二是被告使用“удачи”一词属于正当的合理使用行为。

对于第一个抗辩事由,被告已经在答辩期内,以原告的商标不具有显著性、在注册过程中可能作虚假陈述,误导商标审查员等理由,向国家商标评审委员会提交撤销原告注册商标的申请,同时也已经将相关材料及中止本案审理的申请递交法院。但由于商标异议程序属于行政确权程序,在商标确权程序中的异议理由与侵权诉讼中的抗辩理由及论证角度有所不同,主要是提供给商标评审委员会参考的,所以第一个抗辩事由我们在此不予详述了。

对于第二个抗辩事由,我们觉得应主要考虑两个方面的因素。

 一、原告商标的显著性、排他性与知名度

    (一)原告商标使用的是一个俄文词汇,不具有显著性和排他性。

《商标法》第十一条第一款第(三)项规定,缺乏显著特征的标志不得作为商标注册。显著性是指商标所具有的标示商品或服务出处并使之区别于其他企业之商品或服务的属性。被告第8038788(YNAYH)商标,“удачи”是一个极其常用的俄文词汇,根据商务印书馆1963年出版权威字典《俄汉大词典》,该词的含义为“成功、顺利、好运、幸运、胜利”等,是一个日常生活中的常用用语,用在商业上也是一个常用的描述性语汇,其字体使用的也是来自字典的规范字体,不是艺术字体,没有任何的艺术性和创造性,不具有显著特征,不易为消费者识别,《商标审查标准》也规定:“商标由不具备显著特征的标志和其他要素构成,但相关公众难以通过该其他要素或者商标整体识别商品来源的,判定为缺乏显著特征,适用《商标法》第十一条第一款第(三)项的规定予以驳回。“удачи”作为一个俄文词汇,在我国用作商标,是一个复杂的文字,几乎无人认识,无法起到识别商品出处的功能,属于《商标审查标准》第一部分之五规定的“其他缺乏显著特征的”的情形。即使该词注册为商标,由于其来自公共领域,有自身的含义,排他性也很弱,不能限制他人正当合理地使用。

    (二)第8038788(YNAYH)商标仅仅表示商品的功能与用途,不具有显著性与排他性。

    8038788(YNAYH)商标核定使用在第20类装玩具用盒;竹木工艺品;树脂工艺品;家庭爱畜窝;木、蜡、石膏或塑料艺术品等商品上,这类商品的特点就是要招人喜爱,突出喜庆的氛围。而“удачи”的含义为“成功、顺利、好运、幸运、胜利”等,是一个日常生活中的常用吉祥用语,用在前述实用工艺品上,可直接描述该类艺术品的功能与用途。而在实际的商业行为中,“удачи”早在第8038788号申请日之前的2006年就是俄罗斯新年树脂吉祥物上广泛使用该词,并在同年随着俄中贸易,由俄方的客户交由中国义乌的生产商生产,中国生产商将之与中国的十二生肖结合在一起,生产十二生肖的树脂产品,并在其上标注“удачи”、“ счастья”(幸福、运气、成功)“ услехов”(成功、容易、胜利)、“2013”等。“2013”则用在蛇树脂工艺品上,2012年生产表示下一年生肖是蛇。前述三个吉祥词与年份往往分别印在树脂吉祥物上成套出售。可见,“удачи”等词用在这些树脂工艺品上起到的是标注产品“新年祝福”的功能与用途,属于《商标法》第十一条第一款之(二)及《商标审查标准》第一部分之四“仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”的情形。

    (三)知名度。被告的商标于2011年3月获准注册,时间尚短,原告也没有将此商标在相关产品上作为识别商品来源的标记进行使用,毫无知名度可言。

 二,被告使用“удачи”的情况

被告使用“удачи”的方式是,使用“удачи”时,并不是孤立地将其作为商品的标志,即商标使用的。“удачи”被被告与另外两个俄文词汇“ счастья”(幸福、运气、成功)“ услехов”(成功、容易、胜利)及“2013”、俄罗斯国旗等一起使用的每一个年度的相应生肖上面(如2009年销售的就是2010年的生肖老虎),成套出售。使用意图及使用效果都很明显,即将这些文字与相应年份的吉祥物结合在一起,“年份+生肖+国旗+祝福语”, 在新年来临之际,可以表达两层含义,一是向接受这一礼物的人表达祝福:新年好运;二是新年伊始,表达“俄罗斯好运”的意义。因此,这些产品广受俄罗斯消费者的喜爱。显然,被告在这些产品上标注上述这些词汇、俄罗斯国旗、“2009”或“2013”等年份,并不是将他们作为商标使用的。如果是商标,那么另外其他的几个词汇、俄罗斯国旗、“2013”等年份都成了商标,这显然是非常荒唐的。俄罗斯消费者喜爱这些东西也决不会是因为这些东西使用了“удачи”作为商标,我们相信,决不会有任何一个俄罗斯人会觉得,标注在这些吉祥物上这几个词汇、俄罗斯国旗、“2013”等年份是商标。所以,“удачи”用在这些产品上面,仅直接表示商品的质功能用途,即使原告获得注册了,注册商标专用权人无权禁止他人以不致引起相关公众混淆、误认的合理方式善意使用。

另外,我们还可以考察注册商标以及被告使用相关标识的历史因素。 “удачи”、“ счастья”(幸福、运气、成功)“ услехов”(成功、容易、胜利)、“2013”等是义乌等国内市场自2006年以来即在十二生肖上使用的祝福语,这些商品几乎全部出口俄罗斯,使用的商铺或企业在义乌就多达数十家甚至上百家。这些产品的样品都是俄罗斯客人提供给中国经营者,由中国的企业生产的。原告自己也非常清楚,他并不是“удачи”的创造人,也不是此类商品在中国最早的生产者与销售者,历史考察也能够表明,被告使用“удачи”等词汇属于正当合理使用行为。原告对“удачи”予以抢注,试图将公共领域的词汇据为己有,并起诉同行,有违诚信原则,是一种不正当竞争行为。

 总之,基于程序,我们应该请求法院中止本案的审理。但是,我们认为被告使用“удачи”的行为属于正当合理使用行为,不构成侵权,从而请求法院直接驳回原告的诉请。

    此致

浙江省义乌市人民法院

2012年11月29日

【法院采纳】

    本案经过开庭,法院采纳了律师的代理意见,原告撤诉。

 

【作者简介】

杨勇胜,浙江振进律师事务所律师,金华市律师协会知识产权专业委员会主任;浙江师范大学副教授,民商法(知识产权方向)硕士生导师;浙江省民法学研究会理事,浙江省科技法学研究会理事。

 

 

 

 

 

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